Congreso Mexicano enmienda Ley de Patentes

julio 27, 2010

El 18 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma varias disposiciones de la Ley de Patentes Mexicanas relacionadas con la práctica de patentes, que entrará en vigencia el 20 de septiembre de 2010. Las principales modificaciones son las siguientes:

• El requisito de patentabilidad de la solicitud industrial se modificó para incluir la necesidad de demostrar la posibilidad de la “utilidad práctica” de la invención y para respaldar plenamente dicha utilidad en la descripción escrita. Este requisito se suma al requisito de habilitación ya previsto en la Ley. La utilidad práctica se define ahora como la viabilidad de una invención para ser aplicada (fabricada, utilizada) para los fines abordados en la descripción escrita.
• En un plazo de seis meses a partir de la publicación de la solicitud de patente, cualquier tercero puede presentar información relacionada con la patentabilidad de una invención ante la Oficina Mexicana de Patentes (IMPI). Si se presenta, la información puede ser considerada a discreción del examinador y no suspenderá el proceso de examen. La persona que presenta la información no será considerada parte en la tramitación de la solicitud de patente, y no tendrá acceso al expediente de la patente, ni capacidad jurídica inmediata para impugnar una patente concedida, como se pretendía en el proyecto inicial de reforma. En cualquier caso, esta nueva regla brinda la oportunidad a cualquier tercero de presentar antecedentes y argumentos. Podría decirse que los motivos para tales presentaciones podrían limitarse a si la materia es patentable o no a la luz de las prohibiciones previstas en la Ley; sin embargo, esta nueva regla probablemente se utilizará para impugnar la novedad, la actividad inventiva y la “utilidad práctica ”Sobre la nueva definición de una solicitud de patente.
• Una vez concedida una patente, cualquier tercero puede informar al IMPI de las causas de invalidez. La autoridad puede considerar dicha información discrecionalmente para iniciar un procedimiento de invalidación de oficio. Si el IMPI está obligado o no a iniciar la acción de nulidad y si la identidad y los motivos denunciados por el tercero serán revelados al titular de la patente no queda claro en las modificaciones a la Ley.
• Se agrega una disposición que indica que el acto de interponer una acción por infracción por parte del titular de la patente contra cualquier parte, cuando se haya denegado una solicitud previa de infracción, referida a la misma patente, es considerada una infracción por parte del titular de la patente. Esta disposición no es muy clara y es probable que su interpretación genere controversias en el futuro.

 

• De acuerdo con la Ley Mexicana de Propiedad Intelectual, las medidas cautelares pueden imponerse durante el curso de una acción por infracción de patente, y el titular deberá depositar una fianza para asegurar posibles daños derivados de esas medidas cautelares, si se niega la infracción. Asimismo, las medidas cautelares pueden levantarse inmediatamente si el presunto infractor presenta una contraataque a favor del demandante. Se ha agregado un párrafo al artículo correspondiente, indicando que el monto de la contrafianza deberá ser un 40% mayor que el monto de la fianza. Esta última enmienda en el comentario también afecta las medidas cautelares preliminares en casos de marcas, eslóganes, nombres comerciales y diseños.

Se agrega una disposición que indica que el acto de interponer una acción por infracción por parte del titular de la patente contra cualquier parte, cuando se haya denegado una solicitud previa de infracción, referida a la misma patente, es considerada una infracción por parte del titular de la patente. Esta disposición no es muy clara y es probable que su interpretación genere controversias en el futuro. De acuerdo con la Ley Mexicana de Propiedad Intelectual, las medidas cautelares pueden imponerse durante el curso de una acción por infracción de patente, y el titular deberá depositar una fianza para asegurar posibles daños derivados de esas medidas cautelares, si se niega la infracción. Asimismo, las medidas cautelares pueden levantarse inmediatamente si el presunto infractor presenta una contraataque a favor del demandante. Se ha agregado un párrafo al artículo correspondiente, indicando que el monto de la contrafianza deberá ser un 40% mayor que el monto de la fianza. Esta última enmienda en el comentario también afecta las medidas cautelares preliminares en casos de marcas, eslóganes, nombres comerciales y diseños. Este proyecto inicial incluía, entre otras cuestiones, dos procesos de oposición previos y posteriores a la concesión, que prácticamente retrasarían la concesión y, por tanto, la posibilidad de una aplicación efectiva de los derechos de patente. El proyecto también tenía la intención de incluir causas adicionales de nulidad relacionadas con el uso de derechos de patente en actividades que violen la Ley Federal de Competencia. Este proyecto fue revisado (y modificado) por el Senado, que determinó que la mayoría de las enmiendas propuestas eran innecesarias, incluidas las dos cuestiones mencionadas anteriormente. El proyecto final fue ratificado por la Cámara de Diputados, sin mayores modificaciones.