Nueva Actualización sobre Solicitudes Divisionales en Cascada para México.

septiembre 21, 2023

En nuestro boletín informativo de julio con relación al mismo tema, les informamos acerca de un cambio en el criterio adoptado por el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) en el que, a partir de mayo de este año, no aceptan ninguna solicitud divisional en cascada presentada voluntariamente, si se otorgó el primer caso madre y se emitió el título correspondiente, o si se abandonó.

También mencionamos en nuestro boletín informativo anterior que, en ese momento, IMPI no cuestionaba la validez de las divisionales en cascada voluntarias que se presentaron antes de este cambio de criterio abrupto, pero que este cambio de criterio las dejaba en una situación frágil.

No obstante, lamentamos informarle que, en las últimas semanas de agosto y las primeras semanas de septiembre, IMPI ha comenzado a emitir oficios donde rechaza las divisionales en cascada que anteriormente fueron aceptadas y que ya han cumplido con todos los requisitos formales. Están revocando su decisión de aceptar divisionales en cascada voluntarias que deriven de un caso original o madre presentado antes del 5 de noviembre de 2020 (fecha en que nuestra nueva Ley entro en vigor) incluso cuando dichas divisionales en cascada se presentaron mucho antes de este cambio abrupto de criterio que ocurrió en mayo de este año.

Recientemente, incluso hemos observado casos en donde emiten 1 o 2 oficios de fondo en los que realizan objeciones sustantivas tales como falta de actividad inventiva, falta de claridad, etc., y en el último oficio rechazan de manera abrupta la solicitud por ser una divisional que se presentó después de que se otorgó el primer caso original o madre.

Como mencionamos en nuestro boletín informativo anterior, están fundamentando este criterio en una Jurisprudencia del Tribunal Federal que establece que no es posible presentar solicitudes divisionales una vez que ha concluido el trámite de la solicitud madre. Sin embargo, esta decisión del tribunal no menciona el caso específico de divisionales en cascada y, por lo tanto, IMPI está haciendo mal uso de esta Jurisprudencia y la aplica de manera errónea a todas las solicitudes divisionales en cascada voluntarias, independientemente de la legislación vigente.

La situación actual es muy preocupante ya que no solo el criterio legal de IMPI carece de cualquier soporte legal, sino que lo aplican a casos que ya se habían aceptado y de este modo, aplican criterios contradictorios en una misma solicitud. De hecho, no está permitido que las autoridades administrativas reviertan sus propias decisiones durante el proceso legal del mismo caso, lo cual es exactamente lo que está comenzando a ocurrir.

Sobra decir que OLIVARES está en total desacuerdo con este giro de acontecimientos desafortunado y actualmente estamos trabajando en una estrategia legal para responder a estos oficios los cuales, como se mencionó anteriormente carecen de cualquier soporte legal y son contradictorios con los oficios emitidos por el mismo IMPI donde reconoce las prioridades reclamadas en estas divisionales en cascada voluntarias.

El equipo de patentes de OLIVARES los mantendrá actualizados sobre cualquier desarrollo de eventos en este importante tema.