Daños y perjuicios.

noviembre 3, 2020

La nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial contempla la posibilidad de presentar acciones de carácter civil, en contra de cualquier infractor de derechos de propiedad intelectual, sin la necesidad de que exista un procedimiento previo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”).

El sistema actual, establece que el titular de un derecho de propiedad industrial puede solicitar el pago de daños y perjuicios derivado de una violación a los mismos, sin embargo, previo a poder acudir ante las instancias civiles, es necesario que exista una resolución firme del IMPI que declare la infracción.

Dicho requisito ha sido parte de nuestro sistema desde la jurisprudencia 13/2014, por virtud del cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es un requisito imprescindible que exista una declaración previa por parte del IMPI para poder reclamar los daños por la vía civil. El razonamiento anterior se debe a que, de conformidad con el sistema jurídico mexicano, la única Autoridad facultada para resolver disputas relacionadas con derechos de propiedad industrial es el IMPI, y la labor de los Juzgados Civiles se limita a evaluar los daños reclamados causados por la violación.

En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió también la resolución 3/2015, en la cual estableció como requisito para el pago de daños y perjuicios la acreditación de un nexo causal entre los daños causados y la conducta infractora. Lo anterior, significa que, bajo la normatividad actual, los titulares de derechos que pretenden recibir una indemnización por los daños causados, deben seguir el procedimiento contencioso ante el IMPI, y una vez que el mismo quede firme, deben iniciar las acciones civiles ante los Juzgados Civiles en las cuales deben acreditar el nexo causal.

La nueva ley pretende mejorar esta situación, y provee al titular afectado con dos opciones. La primera consiste en presentar la acción de daños y perjuicios sin necesidad de que exista una declaración de infracción.

 Esto significa que, en el nuevo panorama, no será necesario que exista una resolución del IMPI para presentar la acción civil en contra de un infractor para obtener el pago de los daños; de igual forma, la propuesta de reforma otorga facultades a los Tribunales del fuero común para resolver controversias relacionadas con estos derechos. Sin embargo, la desventaja de esta opción radica en que si la validez del instrumento base de la acción (patente o registro), es impugnada por el demandado, entonces el proceso ordinario civil quedará suspendido hasta que se resuelva en firma la nulidad del derecho de propiedad industrial base de la acción.

La segunda opción consistiría en seguir el camino tradicional de presentar una acción administrativa ante el IMPI, en caso de violación o afectación a los derechos de propiedad industrial, siendo que la nueva ley reconoce la posibilidad de solicitar ante el IMPI, a través de un procedimiento incidental, que éste emita una determinación de los daños causados, y ésta deberá hacerse una vez que la infracción sea exigible.

La determinación que realice el IMPI respecto de los daños, debe ser ejecutada ante los Juzgados Civiles. Sin embargo, los artículos transitorios de la nueva ley establecen que esta opción estará disponible una vez que IMPI esté listo para ponerla en práctica, siendo que a la fecha no hay señales claras de cuando pueda ocurrir esto.

Será necesario que tanto los Juzgados Civiles, como el IMPI, trabajen de forma coordinada y cooperativa para lograr un sistema realmente eficiente. No obstante lo anterior, este en sin duda el cambio más esperado de la nueva ley.