Nulidades de Patentes

noviembre 3, 2020

A partir del 5 de noviembre de 2020, una nueva ley, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), reemplazará a la actual Ley de la Propiedad Industrial (LPI). Sin embargo, ambas leyes se seguirán aplicando en relación con acciones de nulidad, tomando en consideración que la ley aplicable para éstos propósitos será aquella mediante la cual la patente se haya solicitado y obtenido.

Teniendo en mente lo anterior, será necesario considerar ambos juegos de acciones de nulidad cuando se analice la validez de una patente.

De acuerdo con la actual Ley de la Propiedad Industrial, las patentes serán válidas a menos que se demuestre lo contrario. La actual Ley establece diversas causales de nulidad de patente:

• Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales.
• Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro. (Esta causal de nulidad no puede fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro).
• Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud; y
• Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

Las acciones de nulidad relativas a los puntos (1) y (2) pueden presentarse en cualquier tiempo. Las acciones relativas a los puntos (3) y (4) deben ser presentadas dentro del término de 5 años a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Ahora bien, de acuerdo a la nueva LFPPI, una patente únicamente podrá ser declarada nula:

• Cuando la materia protegida no se considere una invención, la invención no sea patentable, carezca de novedad, de actividad inventiva o de aplicación industrial.
• Cuando no divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa, para que ésta pueda ser realizada por un técnico en la materia.
• Cuando las reivindicaciones excedan a la divulgación contenida en la solicitud, tal como fue inicialmente presentada ante el Instituto;
• En el caso de solicitudes divisionales, cuando hayan sido otorgadas en contravención a las reglas aplicables;
• Cuando con motivo de un procedimiento de rectificación o limitación, se haya ampliado la materia protegida por la patente;
• Cuando por error o inadvertencia se haya reconocido un derecho de prioridad y con ello se determinó indebidamente la novedad o actividad inventiva de la materia protegida por la patente;
• En casos de doble patentamiento; y
• Cuando se haya concedido a quien no tenía el derecho a obtenerla.

Ninguna de éstas acciones cuenta con plazo de prescripción.

El primer juego de acciones de nulidad mencionadas anteriormente se aplicará únicamente en relación con patentes otorgadas antes del 5 de noviembre de 2020. Cualquier patente otorgada después de la referida fecha sólo podrá ser atacada utilizando el segundo juego de acciones de nulidad.