Compensación en la Vigencia de Patentes en México.

agosto 7, 2023

La nueva Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial prevé un “certificado complementario” si durante el trámite de una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se presentan retrasos injustificados por un período de más de 5 años entre la fecha de la solicitud en México y el otorgamiento de la patente. La regla de compensación es de un día por cada dos días de retraso hasta un máximo de 5 años de compensación. Sin embargo, este mecanismo de compensación solo es aplicable a las patentes presentadas y tramitadas ante el IMPI después del 5 de noviembre de 2020.

En octubre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia relevante relacionada con el ajuste de la vigencia de una patente aplicable a las patentes presentadas y tramitadas antes del 5 de noviembre de 2020. Esta sentencia concluyó que, si existe evidencia de un retraso injustificado durante la tramitación de la patente, su vigencia debe ser compensada de conformidad con el artículo 1709, inciso 12 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) que establece que la vigencia de las patentes no puede ser inferior a 20 años contados a partir de la fecha de su presentación, o de 17 años a partir de la fecha de concesión. En aplicación del principio de “mayor beneficio” en la sede constitucional donde se estudió el caso, la Suprema Corte consideró como remedio que la compensación debe ser de 17 años desde su otorgamiento. Este precedente no fue unánime, y no es vinculante pero sí muy persuasivo.

Actualmente, existe controversia principalmente sobre el remedio de los 17 años desde la concesión como compensación y la razón de ser de los términos para considerar un retraso en la tramitación de la patente establecidos en dicha sentencia.

La ambigüedad de la sentencia ha resultado en solicitudes de compensación frívolas incluso cuando no hay retrasos durante la tramitación de la patente.

OLIVARES considera que la compensación debe ser aplicable a las patentes tramitadas y concedidas antes o después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, siempre que haya un retraso irrazonable durante la tramitación de la patente. Sin embargo, en ambos casos el remedio de la compensación no puede ser excesivo, ya que la nueva ley ya establece el parámetro para el retraso en la tramitación de la patente y las reglas para ajustar o compensar el plazo de esta, los cuales pueden aplicarse por analogía a aquellas patentes tramitadas antes del 5 de noviembre de 2020, y no al revés, ya que el remedio y la ausencia de parámetros del retraso establecidos en la sentencia de la Suprema Corte podrían exceder los parámetros legales vigentes en violación de la ley estatutaria y contradecirían todo el sistema de patentes y de su compensación vigentes.

Esperamos que dichos criterios y consideraciones sean definidos en breve debido a los litigios pendientes ante los Tribunales.