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Mexican Supreme Court opens the possibility for the compensation of the life term of pre-USMCA patents due to unjustified delays in the granting process

Aunque la ley actual no especifica las condiciones y fecha límite para presentar y aceptar solicitudes divisionales, la práctica actual relacionada con dichas solicitudes en México es la siguiente:

  • Las solicitudes divisionales voluntarias pueden presentarse durante cualquier etapa del trámite, pero hasta antes de que se paguen los derechos finales para la concesión de la patente o registro, o antes de que se emita la resolución sobre la negativa.

  • Las secuencias de solicitudes divisionales, también conocidas como solicitudes divisionales en cascada, son permitidas sin existir alguna restricción en cuanto al número de divisionales que pueden presentarse.

  • Las solicitudes divisionales que resultan de un requerimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueden presentarse cuando se responda una acción oficial en donde se objete la falta de unidad de invención. No obstante, también son aceptadas hasta antes del pago de los derechos finales para la concesión o de la emisión de la negativa.

A pesar que la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) proporciona mayor claridad con respecto a la práctica actual, también incluye algunas restricciones relacionadas con solicitudes divisionales.

La nueva ley principalmente incluye las siguientes disposiciones con respecto a solicitudes divisionales:

  • Las solicitudes divisionales voluntarias podrán presentarse hasta antes de la expedición de la resolución que deniegue, deseche, tenga por abandonada o desistida una solicitud. En el caso de que se comunique al solicitante que procede el otorgamiento, aún se podrán presentar solicitudes divisionales antes del pago de los derechos finales para la concesión. Se podrán presentar múltiples solicitudes divisionales siempre que las mismas se presenten al mismo tiempo.

  • La nueva ley establece que una solicitud divisional no podrá consistir en la división de otras solicitudes divisionales, salvo que ésta sea procedente a juicio del Instituto o le sea requerida al solicitante porque se considera que la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención. La consecuencia de esto parece ser que ya no será posible presentar solicitudes divisionales en cascada al menos que dicha división sea requerida por el IMPI.

  • Las solicitudes divisionales que resulten de un requerimiento del IMPI deberán de presentarse junto con la respuesta a la acción oficial en donde se objete la falta de unidad de invención.

  • Asimismo, la nueva ley establece que las divisionales deben reivindicar una invención diferente a la reclamada en la solicitud inicial y en su caso en otras divisionales. Además, la nueva ley incluye algunas restricciones con respecto a la materia que puede ser reclamada como resultado de la división de una solicitud, ya que establece que cuando se divida una solicitud ya sea voluntariamente o por requisito del IMPI, y se haya dejado de reivindicar una invención o un grupo de invenciones, éstas no podrán ser reclamadas nuevamente en la solicitud inicial o en la que dio origen a la división.

Aunque la nueva ley proporciona una mayor claridad con respecto a las condiciones para presentar y aceptar solicitudes divisionales, también incluye algunas limitantes que no están presentes en la legislación actual. No obstante, el Reglamento de la nueva ley aún está pendiente de manera que la interpretación de algunas de dichas limitantes y los criterios del IMPI serán aclarados una vez que la nueva ley entre en vigor.

Finalmente, de acuerdo con los artículos transitorios de la nueva ley, las solicitudes que se encuentren en trámite en la fecha en que la nueva ley entre en vigor, continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

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Alejandro Luna Fandiño

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Alejandro Luna joined OLIVARES in 1996 and being made partner in 2005, he has been instrumental to the firm´s IP Litigation, Regulatory and Administrative Litigation practices. He co-chairs the Life Sciences & Pharmaceutical Law industry group and coordinates the Litigation Department.
Armando Arenas

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Armando Arenas joined OLIVARES in 2000 and became a partner in January 2017. He has experience working on a range of IP matters, including consulting and litigation on trademark, patent, unfair competition, trade dress protection, and misleading advertising cases before the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), Federal Court of Tax and Administrative Affairs (FCTA), Federal Circuit Courts (FCC) and the Supreme Court of Justice (SCJ) Regulatory Affairs and Public Acquisitions.
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Daniel Sanchez joined OLIVARES in 2000 and became a partner in 2011. He is one of the leading intellectual property (IP) and administrative litigators in Mexico and is recognized by industry rankings and publications.
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