Nulidades de Registros de Marca

agosto 13, 2020

Como hemos informado en comunicados anteriores, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial entrará en vigor el 5 de noviembre de 2020 y en la misma se contienen importantes cambios que impactan directamente a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad de registros de marca. Dichos cambios se detallan a continuación:

• Para las causales de nulidad relativas a uso previo y registro previo se incorpora y reconoce la figura de las nulidades parciales únicamente en relación con los productos o servicios amparados por el registro de marca.

En estos casos, se establece que si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dicta una resolución en la que se declare la nulidad parcial de un registro de marca, se asentará en el título respectivo una anotación marginal, en la cual se harán constar las modificaciones a éste, así como las causas que la originaron.

Se considera un acierto el que las nulidades parciales sobre los registros de marca puedan declararse única y exclusivamente respecto de los productos o servicios amparados por el título de registro ya que su procedencia sobre los elementos que conforman a los signos distintivos, se traduciría en un seccionamiento ilegal que contravendría los principios generales del análisis de confusión de marcas.

Asimismo, es positivo que la nueva ley regule la figura de las nulidades parciales, dado que dicha figura otorga mayor certeza jurídica a los titulares de derechos marcarios, los cuales no correrán el riesgo de sufrir la pérdida de sus registros en su totalidad por la mera coincidencia o similitud en alguno de los productos o servicios amparados por los registros correspondientes.

• La causal de nulidad relativa a datos falsos se modificó completamente limitándose a sancionar la falta de veracidad en la declaración de la fecha de primer uso asentada en la solicitud de registro y se establece expresamente que la carga de la prueba de demostrar la veracidad corresponde a la parte demandada.

Se considera que ésta modificación a la causal de nulidad en comento es positiva, ya que su redacción en la Ley vigente resulta demasiado amplia, al no precisar los datos falsos que se consideran generadores de la declaración de nulidad. La propia jurisprudencia ya se había encargado de acotar que la nulidad únicamente podía actualizarse sobre datos que se consideraban esenciales en las solicitudes de registro.

Dado que la fecha de primer uso asentada en una solicitud de registro de marca es realmente el único dato que sí tiene implicaciones sustanciales por falsedad a posteriori (fecha a superar en la acción de nulidad por uso previo y en la excepción por uso anterior ante una acción de infracción) se considera un acierto la limitación de la causal de nulidad en los términos descritos.

Por otro lado, también constituye un acierto el que se establezca que la carga de la prueba de demostrar que la veracidad de la fecha de primer uso le corresponda a la parte demandada, siendo que los últimos criterios jurisprudenciales aplicables a la causal de nulidad vigente, establecen que dicha carga probatoria le corresponde a la parte actora, lo que en la especie prácticamente ha hecho nugatoria la causal de nulidad respectiva.

• Se modifica la definición de “mala fe” en la Ley, lo cual tiene repercusiones en la causal de nulidad relativa a registros obtenidos de mala fe. Ahora se entiende por mala fe, entre otros supuestos, el haber solicitado el registro de un signo con el propósito de obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.

Resulta positivo el que no se haya introducido una definición limitativa sino ejemplificativa de supuestos constitutivos de mala fe y también que se haya incluido una definición más precisa, ya que la contenida en la actual Ley resulta ser demasiado ambigua.

• Se establece que no se admitirán solicitudes de declaración administrativa de nulidad, cuando se haya presentado una oposición siempre que los argumentos hechos valer en la nulidad, así como el material probatorio, sean los mismos que los presentados en la oposición y el Instituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos.

Consideramos que dicho cambio constituye un desacierto jurídico que tendrá implicaciones no deseadas dentro del sistema de propiedad industrial en nuestro país. Esto es así, dado que en los casos en donde se haya presentado oposición y la misma no sea procedente, no será factible el demandar la nulidad del registro otorgado si se utilizan los mismos argumentos y pruebas, lo cual equivale a conferir infalibilidad a IMPI y a hacer nugatorias en ciertos supuestos las nulidades de registros otorgados en contravención a las disposiciones de la Ley o por error, inadvertencia o diferencia de apreciación del Instituto.

• Se determina con claridad los efectos que produce la declaración de nulidad de un registro de marca, señalando que la nulidad destruirá retroactivamente los efectos del registro a la fecha de su otorgamiento.

Los efectos de la declaración de nulidad de un registro de marca no se encuentran definidos en la ley vigente, aunque sí por la legislación supletoria. No obstante, se considera un acierto la inclusión expresa de los efectos de la declaración de nulidad con el objeto de evitar interpretaciones incorrectas y erróneas que nuestros tribunales habían comenzado a realizar.

Finalmente, es importante mencionar que todos los litigios en curso, continuarán su proceso y se decidirán conforme a la Ley de la Propiedad Industrial abrogada. Además, según lo dispuesto por los Artículos Transitorios de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, las nuevas causales de nulidad, solo podrán ser ejercitadas en contra de los registros que fueron solicitados y otorgados bajo la nueva Ley.

OLIVARES los seguirá manteniendo informados respecto a la interpretación y criterios que deriven de los cambios señalados una vez que la Ley entre en vigor.